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Juridique

Les nouvelles procédures en nullité et en déchéance de marque devant l'INPI

19/05/2020

Laetitia Schmitt

La directive européenne du 16 décembre 2015 dite « Paquet Marque »[1] faisait obligation aux Etats membres d'instituer une « procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d'une marque ». C'est désormais chose faite : depuis le 1er avril 2020, les actions en nullité et déchéance de marque, qui jusqu'alors relevaient de la compétence exclusive de certains Tribunaux judiciaires spécialisés, doivent être portées devant l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Les nouvelles compétences de l'INPI :

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) est désormais exclusivement compétent pour connaître[2] :

- des actions en nullité engagées à titre principal lorsqu'elles sont fondées :

- sur un motif de nullité absolue tel que, par exemple, l'absence de distinctivité, la descriptivité, le caractère trompeur, la contrariété à l'ordre public ;
- sur un motif de nullité relative relevant d'un des droits antérieurs suivants : marque antérieure (renommée ou non), dénomination ou raison sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine, indication géographique, nom/image/renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, nom d'une entité publique, marques de garantie, marques collectives, dépôt par un agent non autorisé ;

- des actions en déchéance pour défaut d'usage des marques qui sont formées à titre principal.

Toutefois, les tribunaux judiciaires spécialisés en propriété intellectuelle restent exclusivement compétents pour connaître[3] :

- des actions en nullité fondées sur les droits d'auteurs, les dessins et modèles ou les droits de la personnalité ;
- des actions en nullité ou en déchéance formées à titre reconventionnel ;
- des demandes en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué, connexes à une autre action relevant de la compétence de ces tribunaux (comme par exemple les actions en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle) ;
- des demandes en nullité ou en déchéance formées lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque et sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond.

La procédure en nullité ou en déchéance de marque devant l'INPI :

La procédure en nullité ou en déchéance de marque ouverte devant l'INPI est une procédure écrite, exclusivement électronique.

Le demandeur n'est pas tenu de démontrer un intérêt à agir. Toutefois, le titulaire d'un droit antérieur qui aura toléré l'usage d'une marque postérieure enregistrée pendant cinq ans, en connaissance de cause, sera forclos à agir.

La procédure devant l'INPI est soumise au respect du principe du contradictoire[4], jusqu'à trois jeux d'échanges entre les parties pouvant être organisés[5] :

- La demande en nullité ou en déchéance est notifiée au titulaire de la marque contestée, qui dispose ensuite d'un délai de deux mois pour répondre et produire des pièces justificatives.
- En cas de réponse du titulaire de la marque contestée, le demandeur pourra répliquer dans un délai de d'un mois. Dans ce cas, le titulaire de la marque attaquée pourra y répondre dans un délai d'un mois.
- Les parties disposent chacune d'un délai d'un mois supplémentaire pour formuler leurs dernières observations.

Comme dans le cadre de la procédure d'opposition, le titulaire de la marque dont la nullité ou la déchéance est demandée pourra exiger des preuves d'usage de la marque antérieure ou d'acquisition du caractère distinctif.

À l'issue des échanges écrits, les parties peuvent solliciter une audition afin de présenter des observations orales.

Une fois la fin de la période d'instruction notifiée aux parties, l'INPI a trois mois pour rendre sa décision[6].

Les recours contre les décisions de l'INPI rendues en matière de nullité ou de déchéance sont portés devant la Cour d'appel du lieu où demeure le demandeur au recours[7].

Cet accroissement des compétences de l'INPI vise à faciliter la contestation des titres et à désengorger les tribunaux judiciaires qui étaient jusqu'alors compétents pour examiner ces actions en nullité et en déchéance de marque. En tout état de cause, il conviendra de porter le plus grand soin à la rédaction et à la présentation des demandes en nullité ou déchéance de marque et des moyens de défense présentés devant l'INPI.


[1] Directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques

[2] Articles L. 411-4 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle

[3] Article L. 716-5, II du Code de la propriété intellectuelle

[4] Article R. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle

[5] Article R. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle

[6] Article R. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle

[7] Article R. 411-19-1 du Code de la propriété intellectuelle

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