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Juridique

Inventions de salariés: qui est l’ayant cause de l’employeur ?

25/06/2018

Vincent Robert

Commentaire de l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°16-13.262, P+B : JurisData n°2018-000980)

Le 31 janvier 2018#1, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important relatif au droit des inventions de salariés. Cet arrêt pourrait remettre en cause la possibilité pour les tiers d'acquérir le droit au brevet détenu par un employeur sur les inventions de ses salariés, en application de l'article L. 611-7 (1) du Code de la propriété intellectuelle.

Dans cette affaire, Laurent X., salarié de la société Icare Développement, avait contribué, dans le cadre de sa mission inventive, au développement d'une invention brevetable, avant d'être licencié pour motifs économiques.

La société Icare Développement a par la suite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Les éléments incorporels de l'actif de la société ont été cédés de gré à gré à une autre société, la société INS. Ces éléments incorporels comprenaient notamment un brevet, déposé avant que le salarié n'ait été embauché, et les développements réalisés ultérieurement par Laurent X., dans le cadre de sa mission.

Suite à son licenciement, Laurent X. a poursuivi en parallèle ses travaux de recherche, avant d'être embauché en qualité de salarié par la société Télécom Design, filiale de la société INS.

De son côté, sur la base des éléments qui lui avaient été cédés par la société Icare Développement, la société INS a, à son tour, déposé un nouveau brevet, en son nom, avant d'en céder la propriété à la société Télécom Design.

Après avoir appris le dépôt de ce nouveau brevet, Laurent X. a décidé d'agir en revendication à l'encontre des sociétés INS et Télécom Design pour obtenir le transfert, à son profit, de la propriété du brevet. Selon l'inventeur, ni société INS ni la société Télécom Design ne pouvaient se prévaloir du fait que l'invention brevetée était une invention de mission.

Le 30 juin 2015, la Cour d'appel de Paris a écarté la demande de l'ancien salarié, considérant notamment que le cessionnaire tenait légitimement le droit au brevet de son ancien employeur, et que l'invention en cause était une invention de mission au sens de l'article L. 611-7 (1) du Code de la propriété intellectuelle.

L'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018, rendu au visa des articles L. 611-6 et L. 611-7 (1) du Code de la propriété intellectuelle, casse la décision des juges du fond et pose le principe suivant :

« l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant ».

A suivre le raisonnement de la Cour de cassation, le transfert des travaux de recherches d'un salarié (travaux relevant des inventions de mission) n'emporterait pas transfert du droit au brevet dont bénéficie l'employeur en application de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, pour la Haute Cour, un tel transfert ne ferait pas du tiers cessionnaire « l'ayant droit de l'employeur ». La cession des travaux de recherche se révélerait donc inefficace pour le cessionnaire.

L'arrêt du 31 janvier 2018 soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il nous interroge d'une part sur la nature même du droit au titre c'est-à-dire du droit au brevet, visé aux articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Il pose d'autre part la question suivante : comment un employeur peut transférer le droit au brevet qu'il détient sur les inventions de ses salariés, et donc faire de son cessionnaire son ayant droit (ou ayant cause) au sens de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle ?

I. L'employeur, titulaire du droit au brevet sur les inventions de mission de ses salariés

L'arrêt du 31 janvier 2018 nous invite à revenir, d'une part, sur la nature du « droit au titre », visé par l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, et d'autre part sur le principe, posé par l'article L. 611-7 du même code, selon lequel ce droit au titre, pour ce qui concerne les inventions de mission développées par des salariés, appartient à l'employeur.

A. La qualification juridique du droit au brevet

Les articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle relèvent d'une section spécifique du livre VI du Code de la propriété intellectuelle, intitulée « droit au titre ».

A la différence du droit d'auteur, qui naît de la seule création d'une œuvre originale, le droit des brevets repose sur le dépôt et la délivrance d'un titre de propriété. C'est la délivrance du brevet, en tant que titre, qui fait naître un droit de propriété industrielle susceptible d'être exploité, transféré, concédé en licence, partagé dans le cadre d'une copropriété, voire abandonné par son titulaire.

Mais avant de breveter le phonographe, Thomas Edison a dû l'inventer. Le développement d'une invention brevetable – tout comme la création d'une œuvre originale - est une situation de fait : des travaux de recherche font émerger, à un instant T, une invention nouvelle, susceptible d'application industrielle et née d'une activité inventive.

L'invention non brevetée n'est, certes, pas constitutive d'un droit de propriété intellectuelle et son statut juridique rejoint celui des travaux de recherche et du savoir-faire. C'est une information, une connaissance scientifique et technique, dont la communication aux tiers est encadrée par le droit commun des contrats.

Mais le développement d'une invention brevetable génère bien un droit. L'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que seul l'inventeur, ou son ayant cause, a le droit de déposer un brevet sur son invention.

Cette prérogative est opposable à tous, puisqu'elle permet à l'inventeur ou à son ayant cause de revendiquer la propriété des brevets qui auraient été déposés par des tiers en méconnaissance de son droit au brevet.

Elle peut également faire l'objet d'un transfert, encadré par le droit commun des contrats. Il est en effet possible de prévoir l'attribution du « droit au brevet » à un tiers, assorti d'un engagement de l'inventeur de ne pas déposer en son nom une demande de brevet sur son invention. Le cessionnaire devient l'ayant cause du droit au brevet de l'inventeur. Le droit au titre a donc toutes les caractéristiques d'un véritable droit de propriété.

B. Le droit au brevet sur les inventions de salariés

L'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle pose un régime dérogatoire au principe posé par l'article L. 611-6 du même code, pour les inventions de mission, c'est-à-dire les inventions faites par le salarié dans l'exécution (i) soit de son contrat de travail, si celui-ci comporte une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, (ii) soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Aux termes de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, le droit au brevet sur ces inventions appartient ab initio à l'employeur. En conséquence, elles naissent sur la tête de l'employeur#2.

En l'espèce, devant les juges du fond, l'inventeur avait tenté de démontrer que le brevet litigieux ne portait pas sur une invention de mission, ni même sur une invention de salarié, mais sur des développements qu'il avait réalisés seul, après avoir été licencié par la société Icare Développement. A l'appui de ses allégations, l'inventeur se prévalait notamment du contenu d'une enveloppe Soleau qu'il avait déposé seul, après son licenciement, et qui contenait les revendications du brevet litigieux.

Cet argument a été rejeté par la Cour d'appel de Paris, qui dans son arrêt du 30 juin 2015 a retenu la qualification d'invention de mission en considérant que ces revendications étaient déjà présentes dans les travaux réalisés par l'inventeur lorsqu'il était salarié de la société Icare Développement.

A cet égard, il est piquant de constater que c'est notamment en exhumant un rapport de stage portant sur la technologie en cause, effectué par un étudiant dans les locaux de la société Icare Développement, lorsque l'inventeur était encore salarié, qu'il a pu être établi que l'invention brevetée avait bien été développée par l'inventeur dans le cadre de son contrat de travail et de la mission qui lui était confiée.

En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018 ne conteste pas le fait que la contribution du salarié à l'invention relevait bien du régime des inventions de mission. En effet, la Cour de cassation évoque des « travaux effectués (…) par un salarié investi d'une mission inventive ».

La Cour de cassation conteste en revanche au déposant sa qualité d'ayant droit (ou ayant cause) de l'employeur initial du salarié.

II. L'ayant cause de l'employeur

Dans son arrêt, la Cour de cassation combine par syllogisme les dispositions des articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle : dès lors qu'aux termes de l'article L. 611-7 les inventions de mission appartiennent à l'employeur, alors l'article L. 611-6 du Code pourrait être lu ainsi : « le droit au titre de propriété industrielle (…) appartient à l'employeur ou à son ayant cause ».

Le Vocabulaire Cornu définit l'ayant cause comme la « personne qui a acquis un droit ou une obligation d'une autre personne, appelée son auteur »#3 et rappelle que le terme « ayant droit » est également utilisé à titre de synonyme.

Reste donc à savoir qui peut se prévaloir de la qualité d'ayant-cause de l'employeur, titulaire du droit au brevet sur les inventions de ses salariés. L'arrêt de la Cour de cassation ne répond pas à cette question. La Haute Cour se contente d'affirmer que l'acquisition des éléments d'actifs qui composent l'invention brevetable ne fait pas pour autant du cessionnaire l'ayant droit de l'employeur sur le droit au brevet et ne définit pas qui, dans ce cas, pourrait revendiquer la qualité d'ayant cause.

A. Des différentes manières d'acquérir la qualité d'ayant cause de l'employeur sur les inventions de mission

1. La reprise du contrat de travail

La première manière d'acquérir la qualité d'ayant cause de l'employeur sur les inventions de mission est de reprendre le contrat de travail du salarié inventeur, au sens des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail#4 qui prévoient que :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

Il ne fait en effet aucun doute que celui qui reprend le contrat de travail du salarié inventeur poursuit la relation contractuelle entamée par son prédécesseur et peut se prévaloir à son tour des dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle sur les inventions de mission réalisées par le salarié avant la reprise du contrat de travail.

Dans le cas d'espèce, la société Telecom Design n'avait pas repris le contrat de travail de Laurent X.

A certains égards, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 juin 2015 aurait pu laisser croire que c'est simplement en sa qualité de nouvel employeur de Laurent X. que la société Télécom Design pouvait opposer à celui-ci les dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle pour les inventions de mission qu'il avait réalisées alors qu'il était employé par la société Icare Développement :

« en application des dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, le droit au titre de propriété intellectuelle sur cette invention appartient à l'employeur, c'est-à-dire à ce jour, la SA Telecom Design ».

Ce raisonnement, pris isolément, ne saurait être retenu. Une société ne peut se prévaloir, en sa seule qualité d'employeur, des dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la Propriété intellectuelle, pour des inventions de mission réalisées par un salarié avant son embauche, alors qu'il travaillait pour un précédent employeur.

La société Télécom Design n'a pas repris le contrat de travail de Laurent X. Elle a conclu avec lui un nouveau contrat de travail, qui ne couvre pas les inventions antérieures à sa date d'embauche.

Mais la reprise du contrat de travail ne devrait, en principe, pas être la seule possibilité d'acquérir le droit au brevet sur des inventions de mission d'un salarié. En effet, en sa qualité de titulaire ab initio du droit au brevet, l'employeur devrait pouvoir constituer comme ayant cause, au sens de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, tout tiers de son choix.

2. Le transfert du droit au brevet

Dès lors que le droit au brevet au sens de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, peut, comme évoqué précédemment, être transféré à un tiers, le cessionnaire du droit au brevet devrait donc lui aussi pouvoir se prévaloir de la qualité d'ayant cause du titulaire initial.

Ainsi, comme le relève le Professeur Jacques Raynard#5, il devrait être toujours possible pour l'employeur de constituer un tiers ayant cause sur le droit au brevet qu'il détient sur les inventions de mission de ses salariés, à condition de le prévoir expressément dans le contrat de cession.

Pour les inventeurs indépendants, la jurisprudence issue de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle permet en effet le transfert du droit au brevet, et exige, pour ce faire, que le contrat de recherche prévoie expressément que l'inventeur constitue le cessionnaire en qualité d'ayant-cause au dépôt#6.

En l'espèce, les actifs incorporels de la société Icare Développement ayant été acquis, dans le cadre d'une cession de gré à gré, par la société INS, la seule raison qui permettrait d'expliquer que le droit au brevet n'ait pas été transféré, serait un éventuel manquement au formalisme applicable au contrat de cession.

Mais la Cour de cassation n'évoque à aucun moment un manquement à un quelconque formalisme dans le contrat d'acquisition d'actifs. Surtout, la formulation, très générale, de l'arrêt de la Cour de cassation, laisse place à une autre interprétation, plus radicale.

B. La remise en cause du caractère transférable du droit au brevet sur les inventions de mission ?

Il convient ici de reprendre les termes de l'attendu principal de l'arrêt de la Cour de cassation :

On pourrait, au vu des termes très généraux employés ici, analyser l'arrêt de la Cour de cassation comme un refus pur et simple d'accorder à celui qui s'est vu transférer les éléments d'actifs qui constituent l'invention de mission la qualité d'ayant droit de l'employeur, sauf à ce que le cessionnaire reprenne aussi le contrat de travail de l'inventeur.

Le droit au brevet sur les inventions de mission des salariés serait une simple prérogative accordée à un employeur, qui ne pourrait pas être transférée librement à un tiers. Seul celui qui reprend le contrat de travail du salarié inventeur aurait la qualité d'ayant droit sur le droit au brevet qui a pu naître lors de la réalisation de l'invention brevetable.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation serait dans ce cas très critiquable.

Il serait d'abord contraire à l'esprit de l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, puisqu'il opérerait une confusion entre l'ayant cause, au sens du droit de la propriété intellectuelle, et l'ayant cause au sens du droit du travail. Il retirerait au droit au brevet de l'employeur son caractère transférable et remettrait en cause la nature même de ce droit.

Par ailleurs, il soulèverait de nombreuses questions. Par exemple, comment le salarié pourrait avoir qualité pour agir en revendication sur un brevet dès lors qu'il n'a jamais été titulaire de ce droit au brevet, les inventions de mission appartenant à l'employeur ab initio ?

Surtout, la portée de l'arrêt de la Cour de cassation serait considérable. La Cour de cassation remettrait en cause l'efficacité même des contrats de transferts sur les inventions brevetables, dès lors que celles-ci sont des inventions de salariés.

Or la grande majorité des inventions brevetables, en France, sont des inventions de salariés. Et, souvent, le titulaire des brevets sur ces inventions n'est pas l'employeur. Les centres de recherche peuvent être hébergés dans des entités qui emploient les chercheurs mais ne déposent pas forcément les brevets eux-mêmes.

Seraient notamment impactées par cette décision :

- les inventions développées par les salariés d'une filiale d'un groupe, puis transférées à une autre entité du groupe (la mère ou la sœur, par exemple) afin que cette autre entité puisse procéder au dépôt des brevets et à leur exploitation en son nom ;
- les inventions développées par les salariés d'un prestataire puis transférées au client, afin que le client puisse procéder au dépôt des brevets et à leur exploitation en son nom ;
- les inventions de salariés développées dans le cadre de partenariats, et transférées à l'un des deux partenaires, afin qu'il puisse procéder au dépôt des brevets et à leur exploitation en son nom ;
- plus généralement, les inventions de salariés brevetables transférées à un tiers dans le cadre de contrats de recherche et développement.

La portée de l'arrêt de la Cour de cassation pourrait également s'étendre au régime des inventions des fonctionnaires et agents publics#7, qui renvoie, lui aussi, aux dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.

A suivre ce raisonnement, les employeurs seraient contraints de déposer eux-mêmes, systématiquement, les brevets sur les inventions de leurs salariés, afin de pouvoir, ensuite, transférer ces brevets à des tiers.

Devraient-ils d'ailleurs le faire avant que les salariés concernés ne quittent la société ? La rupture du contrat de travail entrainerait-elle la perte du droit au brevet ?

A moins qu'il ne faille faire intervenir systématiquement les salariés inventeurs aux contrats de transfert des inventions de mission conclus avec les tiers ?

Ce raisonnement pourrait créer des situations inextricables.

Comment traiter, par exemple, le cas des inventions collaboratives, qui impliquent des inventeurs salariés et des inventeurs non-salariés ? Sur une même invention, le droit au brevet des co-inventeurs indépendants serait transmissible, alors que celui des co-inventeurs salariés ne le serait pas ?

Cette question se posera également, forcément, pour les inventions multinationales, auxquelles contribuent des centres de recherches du monde entier, dès lors que, dans de nombreux autres pays du monde, le droit au brevet sur les inventions de salariés est librement transmissible aux tiers.

Espérons que l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi clarifie la portée réelle de la décision de la Cour de cassation, afin de ne pas laisser les porteurs de projets dans une insécurité juridique dommageable.

Cet article a été publié dans la Revue Lamy Droit de l'Immatériel, N°149, juin 2018.

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1. Cass. Com. 31 janvier 2018, n°16-13.262, P+B : JurisData n°2018-000980

2. L'article L. 611-7 (1) du Code de la propriété intellectuelle prévoit, certes, une obligation de verser une rémunération complémentaire au salarié inventeur d'inventions de mission, mais cette rémunération n'est pas une contrepartie à une cession. Si un brevet est déposé par l'employeur sur une invention de mission, l'absence de versement de la rémunération complémentaire au salarié n'ouvre pas pour autant un droit d'action en revendication ou en nullité au profit du salarié.

3. « Vocabulaire Juridique », Gérard Cornu, Quadrige Picos Poche

4. « si un tiers à cette relation de travail initiale peut, le cas échéant, opposer le régime légal à l'inventeur salarié, c'est à la condition qu'il soit l'ayant droit de son employeur, en cette qualité, c'est-à-dire au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail semble-t-il », Jérôme Passa, « Régime des inventions de salariés applicable dans les seuls rapports entre le salarié et son employeur à la date de l'invention », Recueil Dalloz 2018 p. 707.
Voir aussi « Contrats et obligations - Droit des contrats - Chronique sous la direction de Jacques Ghestin avec Anne-Sophie Barthez et Paul Grosser et Grégoire Loiseau et Yves-Marie Serinet et Georges Virassamy » Semaine Juridique, édition générale, n° 12, 19 Mars 2018, doctr. 331.

5. « Régime des inventions de salariés : l'employeur et son ayant cause », Jacques Raynard, Semaine Juridique, édition générale n°13, 26 mars 2018, p. 600.

6. CA Paris, 12 oct. 2012, n°10/10211 : PIBD 2012, n°973, III, p. 771 : Propr. Industry. 2013, comm. 20. Obs. A.-C. Chiariny-Daudet et J. Raynard. Jurisprudence citée par Jacques Raynard dans son article « Régime des inventions de salariés : l'employeur et son ayant cause » (op. cit.).

7. Régi par les dispositions des articles R. 611-11 et suivants du Code de la propriété intellectuelle